从专利侵权案件论多余制定原则和必要技术特征

从专利侵权案件论多余制定原则和必要技术特征

作者：李玉娇

来源：《法制博览》2012年第05期

【摘要】多余指定原则，在司法实践中多次被运用，但一直存在争议。在我国，这一原则与必要技术特征，没有本质的不同。必要技术特征是指发明或者实用新型为达到其目的和效果所不可缺少的，其足以构成发明或者实用新型主题，使之区别于其他技术方案的技术特征。本文从司法案例入手，基于公平原则，分析多余指定原则对权利人保护的必要性和重要性。 【关键词】多余指定原则；必要技术特征；案例 一、多余制定原则和必要技术特征概述 （一）概念

多余指定原则，是指专利侵权司法实践中，在确定专利独立权利要求和确定专利保护范围时，将明确写明在专利独立要求中的明显附加技术特征（即多余特征）忽略掉，只以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利专利保护范围的原则。

必要技术特征是指发明或者实用新型为达到其目的和功能所必须的特征的，其足以构成发明或者实用新型主题，使之区别于其他的技术方案的技术特征。［1］ （二）必要技术特征的认定与多余指定原则的适用

多余指定原则已经体现在我国的司法实践中，并出现很多适用多余指定原则进行专利侵权判定的案例。［2］我国多余指定原则理论与非必要技术特征理论并没有本质上的不同。［3］非必要技术特征理论的产生依据是《专利法实施细则》第21条第2款的规定。该理论认为：在确定专利权保护范围时可以逐个甄别独立权利要求中的每一个技术特征是否为解决技术问题所不可缺少的技术特征，即必要技术特征。如果确定某一技术特征不是必要的技术特征，那么则认为是附加技术特征，在判断保护范围时可以不纳入。在独立权利要求中不应当有非必要技术特征，因为它对技术方案的形成没有实质意义。当某一项技术特征不被认定为必要技术特征，则原告需要引用多余指定原则来扩大专利权利的保护范围，从而使被告的专利技术特征归入原告的专利保护范围。［4］ 二、司法实践案例

（一）适用多余指定原则的案例

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关于必要技术特征认定和多余指定原则适用的司法实践，有两个典型的案例：

第一、“周林频谱仪”与：“波谱治疗仪”侵权纠纷案件［5］。原告周林诉称奥美公司的“波谱治疗仪”，侵犯了其“周林频谱仪”的专利权。二审法院认为：周林专利是一项组合发明。其独立權利要求有一技术特征：立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制电路。法院由此认定去除该技术特征不影响频谱治疗仪的治疗效果，也不会对技术方案的完整性构成破坏，因此认定该技术特征是非必要技术特征。所以，被告产品的技术特征落入了原告专利权利的保护范围。在本案中，法院认识到立体声放音系统和频谱治疗的发明目的并无直接的关系，理应为“多余”。［6］

以上案例，从专利整体发明要旨和性质上，对权利要求书中的技术特征的必要和非必要性进行了认定和考量，基于公平的原则，法院引用了多余制定原则。 （二）多余制定原则否定应用的案例

对于必要技术特征的认定以及多余制定原则的适用，司法实践和学术理论界都有相当大的争论。下面看一个案例［7］：

1992年9月29日，王某向中国专利局申请一项名称为“一种建筑装饰粘合剂”的发明专利。该专利权利要求仅一项，主要内容为：一种建筑装饰粘合剂，其特征在于该粘合剂中含有重量百分比为：聚苯乙烯12-40，添加剂2-10，有机溶剂15-30，填料40-70和香料0.2-2。到1999年初，王某在市场上发现另外一家公司即森陌公司生产的新一代903新型防水建筑胶产品。王某请专家进行了分析报告，其后向法院起诉，指控森陌公司的行为侵犯了其专利权。在庭审中，王某主张，本案专利权利要求书中记载的香料，不影响产品的性能，应该认定为非必要技术特征。

法院认为，依法律规定，说明书及附图可以用来解释权利要求，发明专利权的保护范围以权利要求书为准。森陌公司生产的产品只实现了其中的2项技术特征，所以森陌公司生产的产品没有落入专利权的保护范围。

结合本案专利权利要求书中写明的香料为花露水或香精这一技术特征可见，专利权人的专利只有一项权利要求，该权利要求有5项必要技术特征，香料是其中一个。在该专利说明书中，专利权人未对香料这一技术特征的作用、目的作任何说明。专利权人主张香料是附加技术特征，但法院很难作出该技术特征与整个专利发明目的无关的判定，因而无法将香料认定为附加技术特征。在这种情况下，法院只能认定香料为必要技术特征，侵权物中如果缺少了它，应该认定不构成侵权。对于权利要求书中的技术特征的必要与非必要的认定，以及引用的多余指定原则的目的是为了实现实体正义，从体现发明主题的必要技术特征的角度，保护专利权人实质上的专利权。［8］

三、多余指定原则的存废争议

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《专利法》第59条，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。故专利保护的确定有两个因素：说明书和附图用来解释权利要求，以权利要求书记载的内容为准。

判定专利侵权的基本原则是“权利要求书为准”，权利要求书的作用是确定专利权的保护范围，即通过向社会表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，这样一方面保证公众享有使用技术的自由，另一方面确保公众使用技术的自由。［9］前面提到必要非必要技术特征的产生于：《专利法实施细则》第21条第2款的规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。既然存在必要技术特征，那必然存在与专利性质、功能不起决定作用的附加技术特征。有人认为这种理解是对法条的误解，其规定是针对权利要求书撰写的要求，属于权利要求撰写的规范，功能在于指引申请人如何撰写专利申请文件。［10］我非常反对这种说法，认为这不应该出自法律人之口。既然写进法律，就不应该单纯的认为这个个法条只是一个“指导”和“引导”方向，这种说法不是赤裸裸的“藐视”法律么？不是把法律当成一个没有任何国家强制力的“学生守则”吗？ 《专利法实施细则》第20条第2款中规定，独立权利要求应当从整体上，表明发明或者实用新型的技术方案，写明解决技术问题的必要技术特征。这一规定也确切说了，独立要求书中的技术特征应该是从整体上表明发明或实用新型的必要技术方案，不应仅局限于权利要求书的文字记载。那么对于权利人“疏忽”的把一些附加的技术特征写进权利要求书，以致缩小了专利的保护范围，正如前面把与建筑粘合漆无关紧要的“香料”写进权利要求书，是不是法律就应该让其“自食恶果”呢？我想这是显失公平的。我个人认为不应该“一刀切”将多余指定原则完全否定，而应该依据具体案件情况，在实质公平基础上，整体考察技术特征的必要和非必要性，谨慎适用。还有不少学者对于如何适用多于指定原则，也提出了不少建议和方法。可能因为最高院近年来的一些判例，明确否定多余制定原则的适用，使司法界和理论界提倡适用多余指定原则的呼声越来越弱，一些零碎的建议和方法也只是委婉、空洞的说法，个人认为是不具有执行性。对于我自身而言，虽赞成必要技术特征的必要非必要认定和引用多余指定原则，但是司法实践中，该如何适用，个人不敢妄言。 参考文献

［1］袁德.论必要技术特征和非必要技术特征［J］.中国专利与商标，1995（4）. ［2］刘西平.专利申请隐患案例评析-从专利纠纷处理的角度看专利申请中的几个问题［J］.中国发明与专利，2005(6).

［3］悉晓明.《最高人民法院-知识产权审判案例指导（第二辑）》［M］.北京：中国法制出版社，2010：53.

［4］袁德.论必要技术特征和非必要技术特征［J］.中国专利与商标，1995（4）.

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［5］孙建，李燕蓉.“周林频谱仪”与“波谱治疗仪”孰是孰非？-兼谈专利侵权判断中如何比较相同点与不同点［J］.案例评析.

［6］ http：//www.lawtime.cn/info/minshi/mssslunwen/2011100462509.html. ［7］张务谨.论专利侵权中的多余指定原则［M］.法制与社会，2007(12).

［8］张斌.多余指定原则的概念及产生原因——从最高院一专利案件论“多余指定原则”（一）［J］.中国知识产权司法保护网.

［9］李艳，魏征.多于指定原则的终结［M］.百家争鸣.

［10］徐棣枫.多于指定原则是否多余-对最高任命法院最新判例的研究［M］.南京社会科学，2006(11).

（作者单位：北京航空航天大学）